No dia 20 de novembro de 2015, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) julgou o recurso especial interposto pela empresa multinacional de relógios, Ômega S/A, que faz parte do The Swatch Group. No recurso, a referida empresa reclama o uso, supostamente indevido, da sua marca pela microempresa brasileira de móveis, Ômega Comércio e Indústria de Móveis LTDA – MICROEMPRESA.
Em instância ordinária, nesse caso, o Tribunal Federal da 2ª Região entendeu que era cabível o pleito de exclusividade da marca para a empresa estrangeira, tendo em vista que o signo “Ômega” não tem proteção em todos os ramos da atividade, não configurando, portanto, uma exceção ao princípio da especialidade. Ademais, destacou que trata-se de uma marca fraca, não estando protegida pelo art. 125 da Lei 9.279/1996.
Tal dispositivo legal prevê a hipótese de determinada marca ser considerada de alto renome, situação em que, excepcionalmente, ela teria proteção geral, independentemente do ramo de atividade exercido. Trata-se de uma exceção ao princípio da especialidade, que só deve ser aplicada em casos que o INPI, segundo seu livre convencimento, julgar adequado.
Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.
Nesse sentido, o STJ manteve a decisão do tribunal de instância ordinária, porém divergiu do fundamento utilizado no acordão recorrido, alegando que a fundamentação deveria se basear no argumento de que o poder judiciário não possui legitimidade para substituir entendimento do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), autarquia que possui a função administrativa de avaliar os critério para a caracterização de determinada marca no conceito de alto renome.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sólida no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir o INPI na declaração de alto renome de marca, ainda que haja a inércia da Administração Pública.”
Com isso, o Supremo Tribunal de Justiça defendeu que para uma marca ser considerada de alto renome, condição necessária para essa proteção mais ampla, ela precisa ter registro no Brasil e ter sido declarada pelo INPI como de alto renome. Como nesse caso concreto, o INPI já havia se manifestado em sentido contrário às pretensões do autor da ação, o STJ entendeu não ser possível uma interferência do poder judiciário no sentido de retirar a autoridade da decisão administrativa nessa seara específica.
Referências: ttp://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Microempresa-de-m%C3%B3veis-pode-usar-marca-mundial-de-rel%C3%B3gio https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1437170&num_registro=200900822412&data=20150908&formato=PDF
